Новая редакция Ст. 1490 ГК РФ
1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
2. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса.
Комментарий к Статье 1490 ГК РФ
Специальная норма.
Статьи 1488 - 1490 ГК носят специальный характер по отношению к статьям 1233 - 1240 ГК, устанавливающим общие правила распоряжения исключительным правом на интеллектуальный объект. Нормы, посвященные договору об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака, содержат незначительное число специальных правил, имеющих целью защиту интересов потребителей. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1488 ГК, отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Пункт 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, о полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утв. Приказом Роспатента от 29.04.2003 N 64, содержит примерный перечень случаев, когда отчуждение исключительного права на товарный знак может явиться причиной введения потребителей в заблуждение.
Также согласно п. 2 ст. 1489 ГК на лицензиата, приобретшего по договору право использования товарного знака, возложена обязанность обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Причем ГК предусматривает солидарную ответственность сторон лицензионного договора перед третьими лицами по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров.
Другой комментарий к Ст. 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации
1. В отличие от положений ранее действовавшего законодательства, п. 1 комментируемой статьи содержит правило о форме договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров, а также других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак. Относительно таких договоров предусматривается письменная форма, а также последующая регистрация в уполномоченном органе. Этим органом назван федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
2. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак либо договора о предоставлении другому лицу права использования товарного знака влечет в соответствии с п. 6 ст. 1232 ГК недействительность договора. Аналогичные последствия наступают при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора - такой переход будет считаться несостоявшимся.
3. Порядок государственной регистрации договоров устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
Для начала процесса регистрации договора правообладатель должен представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление в соответствующей форме, к которому прилагается определенное количество экземпляров регистрируемого договора. Требование о предоставлении нескольких экземпляров обусловлено тем, что один из них в качестве контрольного остается в регистрирующем органе, а остальные с соответствующими отметками возвращаются сторонам. По установленному порядку заявления о регистрации, а также прилагаемые к ним договоры рассматриваются в течение 2 месяцев с даты их поступления. В процессе рассмотрения заявления и договоров проверяются правомочия лица, передающего право, т.е. устанавливается, является ли он законным владельцем товарного знака - предмета договора отчуждения или лицензии. Кроме того, проверяется наличие указания на вторую сторону - приобретателя исключительного права на товарный знак или лицензиата. Немаловажной является и проверка правильности указания предмета договора, в частности номера свидетельства на товарный знак. Устанавливается также, правильно ли указан вид распоряжения товарным знаком, поскольку зачастую указывается, что право на товарный знак отчуждается, но стороны включают в договор условие о сроке такого отчуждения, территории использования товарного знака и т.д., что характерно для лицензионного договора. Далее проверяется соотношение вида передачи прав с тем объемом прав, который передается по договору. То есть в отношении, например, лицензионных договоров устанавливается, является ли лицензия неисключительной (по ней за правообладателем остается значительный объем прав) либо исключительной (по ней правообладатель лишается возможности предоставлять лицензии третьим лицам, а иногда и самостоятельно использовать товарный знак).
При рассмотрении лицензионных договоров проверяется также срок действия лицензии и ее территория. Как и в договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак, так и в лицензионном договоре предметом договорных отношений может быть передача или предоставление права пользования товарным знаком в отношении только части товаров или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован. Следовательно, в процессе экспертизы договоров проверяется и это условие.
К заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ об уплате. Если в рамках одного договора предоставляется право на несколько товарных знаков, то размер пошлины рассчитывается исходя из их количества.
В случаях установления несоответствия договора, заявления или иных прилагаемых к заявлению документов требованиям законодательства правообладателю направляется запрос, содержащий предложение устранить выявленные недостатки. При своевременном их устранении договор регистрируется. В случае же, когда выявленные недостатки не могут быть устранены (например, в договоре указывается еще не зарегистрированный товарный знак, по заявке на товарный знак уже принято решение о регистрации, но товарный знак еще не включен в Реестр и номер ему не присвоен), в регистрации договора отказывается.
Очевидно, что в период действия того или иного лицензионного договора может возникнуть необходимость внести в него какие-либо изменения или дополнения. Согласно общим положениям Гражданского кодекса, относящимся к гражданско-правовым договорам, такая возможность имеется в отношении уже зарегистрированных лицензионных договоров. При наличии волеизъявления сторон могут быть изменены и подлежат последующей регистрации изменения лицензионного договора, касающиеся в том числе: определения сторон (если, например, у одной из них изменилась организационно-правовая форма); предмета договора (изначально лицензия предоставлялась в отношении двух товарных знаков, а теперь в отношении одного); вида передачи товарного знака (например, когда лицензионный договор меняется на договор об отчуждении исключительного права); объема передаваемых прав (например, меняется срок лицензии).
Заявления о регистрации изменений рассматриваются в течение 2 месяцев и в случае установления их соответствия требованиям законодательства регистрируются. Сторонам сообщается о регистрации изменений соответствующим уведомлением.
4. Как и любые другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, сведения о регистрации всех договоров вносятся в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации, а также публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.